RPBB - Chapitre 12

Objet et utilité
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Objet et utilité

Table des matières

12.01 Portée du chapitre

Comme l'a fait observer la Cour suprême dans l'arrêt Apotex c. Wellcome, la délivrance des brevets est « un moyen d'encourager les gens à rendre publiques les solutions ingénieuses apportées à des problèmes concrets1 ». Pour être brevetable, l'invention doit répondre « aux exigences de nouveauté, d'ingéniosité et d'utilité prévues par la loi2 ».

La Loi sur les brevets, toutefois, ne vise pas à embrasser tous les domaines de l'activité humaine. Les domaines auxquels elle s'applique sont dits « prévus par la Loi » et ceux auxquels elle ne s'applique pas, « non prévus par la Loi ».

La définition du terme « invention » figure à l'article 2 de la Loi sur les brevets et comprend, de manière explicite ou implicite, toutes les exigences suivantes. Les exigences relatives à la nouveauté et à l'ingéniosité sont traitées plus particulièrement aux articles 28.2 et 28.3 de la Loi sur les brevets et sont examinées au chapitre 15 du présent recueil, « Exigences en matière de brevetabilité ».

Le présent chapitre expose la pratique du Bureau pour déterminer si une invention est prévue par la Loi et utile. Pour apprécier la brevetabilité, on peut se demander si l'invention est ou n'est pas un « objet » approprié pour un brevet.

12.02 Objet prévu par la Loi

La définition de l'« invention » à l'article 2 de la Loi sur les brevets indique qu'une invention est :

Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité.

Pour être admissible à la protection du brevet, l'objet à protéger doit tomber dans l'une des catégories définies à l'article 2 de la Loi sur les brevets.

12.02.01 Réalisation

Pour l'application de la Loi sur les brevets, le terme « réalisation » concerne l'application d'une connaissance en vue d'obtenir un résultat recherché3. Pour être prévue par la Loi, une « réalisation » doit appartenir à un domaine de la technologie et, par conséquent, être ce que les tribunaux ont appelé une « réalisation utile4 » et un « domaine des réalisations manuelles ou de production5 ».

Une réalisation doit être l'application concrète de la connaissance6 et doit par conséquent être définie d'une manière qui donne un effet pratique à la connaissance. Il s'ensuit qu'une réalisation est revendiquée soit comme une méthode, soit comme une utilisation.

Une « méthode » prévue par la Loi doit consister en un acte ou une série d'actes effectués sur un objet matériel par un agent physique et qui produisent dans cet objet un changement de nature ou d'état7, 8. Le caractère brevetable ou non selon la Loi d'une méthode n'est pas fonction de la brevetabilité du produit réalisé.

Une « utilisation » est l'application de certains moyens en vue d'obtenir un résultat spécifique. L'« utilisation » diffère de la « méthode » en ce que la contribution à la réalisation ne doit pas faire partie de l'acte ou de la série d'actes par lesquels le résultat est obtenu, mais doit résulter seulement de la reconnaissance que les moyens visés peuvent être appliqués (de manière évidente) pour obtenir le résultat spécifique visé voir la section 12.06.08 pour des directives supplémentaires sur les revendications visant des « utilisations »].

12.02.02 Procédé

Un « procédé » concerne l'application d'une méthode sur un matériau ou des matériaux9 et un procédé brevetable doit nécessairement appliquer une méthode prévue par la Loi. Un procédé peut être considéré comme un mode ou une méthode d'exécution au moyen duquel un résultat ou un effet est obtenu par réaction chimique ou physique, ou encore par l'action d'un élément, d'une force naturelle ou d'une substance sur une autre. Comme dans le cas des méthodes, le caractère brevetable ou non selon la Loi d'un procédé n'est pas fonction de la brevetabilité du produit réalisé.

12.02.03 Machine

Une « machine » est la réalisation sous forme mécanique d'une fonction ou d'un mode d'exécution destiné à accomplir un effet particulier. Une machine peut être considérée comme [Traduction] « tout dispositif qui transmet une force ou dirige l'application d'une force » ou comme [Traduction] « un dispositif qui permet à l'énergie d'une source donnée d'être modifiée et transmise en énergie ayant une forme différente et une fin différente10 ».

12.02.04 Fabrication

Le terme « fabrication » a été défini dans l'arrêt Harvard College c. Canada (Commissaire des brevets) comme s'entendant généralement « d'un produit ou d'un procédé mécanique non vivant » et de l'action de fabriquer (à la main, à la machine, industriellement, en grande série ...) des objets ou une matière (en grande quantité, selon l'usage contemporain) par l'application d'une énergie manuelle ou mécanique; ou l'objet ou la matière réalisés par ce procédé11.

12.02.05 Composition de matières

La catégorie « composition de matières » s'entend des combinaisons d'ingrédients, que la combinaison soit une union chimique ou un mélange physique, et elle inclut les composés, compositions et substances chimiques. Le terme « matières » implique que les ingrédients soient objets d'intuition dans l'espace et possèdent une masse mécanique. Dans l'arrêt Harvard College c. Canada (Commissaire des brevets), la Cour suprême a noté que la portée de cette catégorie doit être limitée d'une certaine façon, sous peine que les catégories « machine » et « fabrication » deviennent redondantes12.

12.03 Les inventions doivent prendre une forme pratique

Comme il a été noté à la section 12.01, l'invention est la solution apportée à un problème concret. Pour régler un problème concret, la solution doit prendre une forme susceptible d'être en interaction directe avec le monde matériel et, par conséquent, permettre à la personne versée dans l'art d'obtenir le résultat ou le bénéfice attendu. Cette forme est désignée dans le présent recueil comme une « forme pratique » ou une « forme susceptible d'être mise en pratique ».

La solution que fournit l'invention est l'ensemble d'éléments nécessaires pour produire ensemble le résultat escompté. Pour qu'il y ait une « forme pratique », au moins un de ces « éléments essentiels » doit être de nature matérielle. Pour que la « forme pratique » soit un objet prévu par la Loi, l'ensemble des « éléments essentiels » doit être, vu dans sa combinaison, une réalisation, un procédé, une machine, une fabrication ou une composition de matières prévus par la Loi. Pour être brevetable, cette « forme pratique » doit aussi être nouvelle et non évidente; elle doit être la contribution des inventeurs [voir aussi la section 13.05.03 du présent recueil].

12.03.01 Les idées ne sont pas des inventions

L'idée, la notion ou la découverte désincarnées qui sous-tendent l'invention ou y conduisent ne sont pas directement brevetables; il faut d'abord les transformer en une invention en les réduisant à une forme pratique. Une idée ou une notion, si bien conçue ou structurée soit-elle dans l'esprit, est désincarnée et n'a pas la faculté d'interagir avec le monde matériel pour constituer la solution d'un problème concret.

Les tribunaux ont commenté la distinction entre l'idée désincarnée et l'invention. Dans l'arrêt Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets, par exemple, la Cour suprême a noté : « Une idée désincarnée n'est pas brevetable en soi. Mais elle le sera s'il existe une méthode pratique de l'appliquer13 ». Dans la décision Riello Canada Inc. c. Lambert, la Cour a corroboré les observations de la décision du Royaume-Unit Reynolds v. Herbert Smith & Co., Ltd., qui notait que [Traduction] « l'idée qui mène à l'invention [...] ne fait pas partie de l'invention. L'idée, ou la reconnaissance d'un besoin, incite l'inventeur à faire quelque chose d'autre. C'est la fabrication de ce qui va au-delà qui est l'invention » et, de la même façon, [Traduction] « la découverte enrichit la somme du savoir humain, mais elle le fait en levant le voile seulement et en divulguant ce qui n'avait pas été vu auparavant ou l'avait été vaguement. L'invention enrichit aussi le savoir humain d'une autre manière que par la divulgation de quelque chose. L'invention implique nécessairement la suggestion d'un acte à accomplir, et d'un acte qui doit donner naissance à un nouveau produit, à un nouveau résultat, à un nouveau procédé ou à une nouvelle combinaison en vue de réaliser un produit existant ou de produire un résultat existant14 ».

12.03.02 La revendication d'une forme pratique

Conformément au paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, la revendication doit définir « l'objet de l'invention ». Il s'ensuit qu'une revendication doit définir une forme pratique. Plus précisément, cette forme pratique doit être soit un objet matériel (une machine, un objet de fabrication ou une composition de matières), soit une réalisation ou un procédé dans un domaine de la technologie qui s'exerce par un acte ou une série d'actes effectués sur un objet matériel par un agent physique et qui produisent dans cet objet un changement de nature ou d'état (ces actes sont désignés ci-dessous comme des processus physiques).

Dans le cas où une revendication définit un objet désincarné, il s'ensuit nécessairement que l'objet de la revendication n'est pas prévu par la Loi [voir la section 12.03.01. Dans le cas où une revendication définit au moins un objet matériel ou un processus physique, il se peut néanmoins que la revendication ne définisse pas une invention prévue par la Loi. Cela peut se produire soit parce qu'une réalisation visée par la revendication est exclue, soit parce que la contribution des inventeurs ne comporte pas d'objet matériel ou de processus physique définis dans la revendication. La section 13.05.03 du présent recueil présente des directives sur le mode d'évaluation de la contribution de l'inventeur et les sections 12.05 et 12.06 du présent chapitre fournissent des directives spécifiques sur le mode d'examen de l'objet dans le cadre de l'article 2 de la Loi sur les brevets et de l'analyse de la contribution.

12.04 Les inventions doivent se rattacher à des domaines de la technologie

Les tribunaux ont décrit la Loi sur les brevets comme s'appliquant aux « réalisations utiles » et au « domaine des réalisations manuelles ou de production ». Le Bureau considère que ces termes renvoient, dans une formulation qui reflète davantage l'industrie moderne, aux « domaines de la technologie » [voir la section 12.02.01]. Une invention qui ne se rattache pas à un « domaine de la technologie » est par conséquent non prévue par la Loi.

Le terme « technologie » signifie « l'application de savoir scientifique à des fins pratiques, en particulier dans l'industrie », « matériel et outillage développés à partir du savoir scientifique » et « le domaine de savoir qui traite de l'ingénierie ou des sciences appliquées »15.

La « forme pratique » d'une invention prévue par la Loi [voir la section 12.03] doit donc être une solution technique à un problème concret [voir la section 13.05.01a du présent recueil].

12.04.01 Relation d'un objet revendiqué avec un domaine de la technologie

Comme il est exposé dans la section 13.05.02 du présent recueil, l'examen des revendications s'effectue selon un double perspective, celle de la forme et de la substance, et l'exigence que l'invention se rattache à un domaine de la technologie peut, selon ce qui est approprié, être évaluée à la fois à l'égard de la forme et de la substance d'une revendication.

S'agissant de la forme, une revendication dont la formulation définit une « machine », une « fabrication » ou une « composition de matières » est orientée par sa forme vers un objet prévu par la Loi.

La catégorie « fabrication » a été interprétée de manière à ce qu'elle se rattache à la fois au mode de production d'un produit et au produit. Un mode de production d'« objets techniques ou matériels » [voir la section 12.02.04] est prévu par la Loi et pourrait être considéré comme tombant dans la catégorie « réalisation », « procédé » ou « fabrication ». Sans égard à cela, un tel mode de production entre dans la définition du « domaine de la technologie ».

Une « réalisation » ou un « procédé » qui ne produit pas un objet technique ou matériel, cependant, peut définir par sa forme soit un objet prévu par la Loi, soit un objet non prévu par la Loi. Une revendication qui définit une réalisation ou un procédé qui ont pour objet final la solution d'un problème ne relevant pas d'un domaine de la technologie n'est pas prévue par la Loi de par sa forme, qu'elle s'appuie ou non sur une technologie brevetable pour atteindre sa fin.

Ainsi, une méthode artistique de peinture d'un portrait n'est pas un objet prévu par la Loi, ce qui ne dépend pas du caractère brevetable ou non brevetable du pinceau ou de la peinture utilisés par la méthode [voir la section 12.06.03]. De la même manière, une méthode pour l'élan de golf n'est pas un objet prévu par la Loi, sans égard au fait que le bâton qui sert à l'élan soit ou non brevetable en lui-même [voir la section 12.06.05].

Dans le cas où une revendication définit un objet de forme admissible, il reste que la revendication doit définir la substance d'une « invention » pour que l'objet soit brevetable. Autrement dit, il doit y avoir contribution d'une « forme pratique » prévue par la Loi et l'objet revendiqué doit être ou inclure cet ensemble nouveau et non évident d'« éléments essentiels » [voir la section 12.03].

Prenons, par exemple, une revendication à l'égard d'un soldat de plomb recouvert d'une peinture qui change de couleur sous la pression, ou à l'égard d'un jouet de fantaisie qui tourne autour d'un axe. Chaque jouet entre dans la catégorie « fabrication » et dans la forme prévue par la Loi. Les jouets, naturellement, sont destinés aux loisirs et n'ont aucun but pratique relié au secteur de l'industrie. Ils ne sont pas en eux-mêmes des solutions techniques à un problème dans un domaine de la technologie. La brevetabilité des jouets dépendra donc du fait qu'ils comportent une solution technique à un tel problème. Par exemple, la mise au point d'une peinture particulière réagissant à la pression ou la conception d'un mode d'application efficace de la peinture sur le jouet pourrait constituer une solution technique nouvelle et inventive à un problème dans un domaine de la technologie. De même, si le jouet de fantaisie était perfectionné par un montage axial réduisant la friction et permettant ainsi d'améliorer le mouvement autour de l'axe, le jouet dans son ensemble comporterait une solution technique (le montage axial).

12.04.02 Directives relatives aux domaines non technologiques

Comme il a été noté ci-dessus, une « réalisation » ou un « procédé » qui résout un problème dans un domaine non technologique est en soi non prévu par la Loi.

Les domaines de l'activité humaine, tels que l'économie, le commerce, la comptabilité, la tenue des comptes, le marketing et le droit ne sont pas en eux-mêmes des domaines de la technologie. S'il est sans doute possible que des inventions ayant trait à ces domaines soient brevetables (par ex., des outils à utiliser dans l'exercice de ces activités), les progrès dans les notions reliées à l'exercice de ces activités excèdent la portée de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Cette exclusion s'applique à un bon nombre d'activités commerciales, qui dans certains contextes peuvent être traitées comme des « méthodes pour faire des affaires », comme il l'a été décrit dans l'affaire Amazon.com (demande no 2,246,933).16

Les méthodes d'influence sur les interactions ou les comportements humains ne relèvent pas d'un domaine de la technologie. Ces méthodes dépendent implicitement des interprétations, des jugements et des systèmes de valeurs subjectifs des parties visées, tous éléments qui ne sont pas dans la pratique soumis à des lois scientifiques. On peut donc affirmer qu'en général les méthodes de la communication et de l'interaction interpersonnelles régies par des évaluations subjectives ne sont pas prévues par la Loi. Sont notamment comprises les méthodes d'enseignement, de négociation, de commerce, de vente, de défense des intérêts, de lobbying, etc.

De la même manière, les méthodes qui ne présentent d'intérêt qu'en vertu de la loi humaine et non de la loi naturelle ne relèvent pas d'un domaine de la technologie. Par conséquent, une méthode de déclaration de revenus ou d'arbitrage obligatoire n'est pas prévue par la Loi.

12.05 Objet non brevetable

Il est depuis longtemps reconnu qu' [Traduction] « [i]l n'existe pas, en common law, de droit inhérent à un brevet. L'inventeur obtient son brevet conformément à la Loi sur les brevets. Un point c'est tout17. »

La forme de la définition de l'« invention » à l'article 2 établit manifestement que tout objet n'est pas brevetable. La Cour suprême a noté dans l'arrêt Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)18 au sujet de cette définition, qu' « [e]n choisissant de définir ainsi le mot invention, le législateur a indiqué qu'il avait clairement l'intention d'inclure certains objets comme étant brevetables et d'exclure d'autres objets pour le motif qu'ils ne relèvent pas de la Loi ». Dans ses observations dans l'arrêt Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, la juge Arbour a noté de façon similaire : « Il se peut que des revendications par ailleurs valides soient limitées par des dispositions législatives ou par la jurisprudence19 ».

Les sections suivantes exposent diverses limitations prévues par la Loi et la jurisprudence à la portée de l'objet brevetable. L'objet visé par l'une ou l'autre des sections qui suivent peut être attaqué dans le cas où il est revendiqué en lui-même ou s'il est défini dans une revendication qui ne comporte comme contribution aucun objet brevetable prévu par la Loi [voir la section 13.05.03b du présent recueil].

12.05.01 Principes scientifiques et conceptions théoriques

Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets prévoit :

Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques.

Le paragraphe a été interprété comme excluant notamment de la brevetabilité les formules mathématiques20 , les phénomènes naturels et les lois de la nature21.

Les exclusions visées à ce paragraphe s'appliquent dans le cas où une personne cherche à monopoliser l'objet exclu de manière générale; elles ne s'appliquent pas, par exemple, à un principe scientifique, une loi de la nature ou une formule mathématique qui sous-tend l'exécution d'une forme pratique de l'invention.

12.05.02 Méthodes de traitement médical ou de chirurgie

Toute méthode qui assure à un sujet un bénéfice thérapeutique pratique est réputée être une méthode de traitement médical et n'est donc pas brevetable22.

Par exemple, les méthodes médicales, chirurgicales, dentaires et physiothérapeutiques de traitement sont toutes exclues. Toute méthode servant à guérir, à prévenir ou à améliorer une affection ou un état pathologique ou encore à traiter une anomalie physique ou une malformation grâce à la physiothérapie ou à la chirurgie constitue une méthode de traitement médical.

Les méthodes qui consistent notamment à effectuer des interventions chirurgicales sur des humains ou des animaux sont exclues, que la chirurgie ait un but thérapeutique ou non. Les méthodes qui consistent à exciser de l'organisme des échantillons de tissus, d'organes ou de tumeurs sont considérées comme des formes d'intervention chirurgicale et sont exclues, peu importe leur caractère reproductible. Le prélèvement de fluides de l'organisme à l'aide d'une aiguille ou d'une canule n'est pas considéré en soi comme une intervention chirurgicale.

Les méthodes permettant de diagnostiquer des maladies ne constituent pas des méthodes de traitement médical et ne sont donc pas exclues à ce titre.

On retrouve une description détaillée des « méthodes médicales et chirurgicales » à la section 17.02.03 du présent recueil.

12.05.03 Formes de vie supérieures

La Cour suprême a établi, dans l'arrêt Harvard College c. Canada (Commissaire des brevets) que les formes de vie supérieures n'étaient pas brevetables étant donné qu'elles ne sont ni des fabrications ni des compositions de matière au sens de la définition du terme « invention »23. Les ovules fécondés et les cellules souches totipotentes (qui ont la capacité inhérente de se développer en créatures animales) sont visés par la proscription des formes de vie supérieures.

Le Bureau estime également que les organes et les tissus ne doivent, en règle générale, pas être considérés comme des fabrications ou des compositions de matière.

On retrouve une description détaillée des « formes de vie supérieures » et des « organes et des tissus » à la section 17.02.01 du présent manuel.

12.05.04 Formes d'énergie

Les formes d'énergie, telles que les signaux électromagnétiques et les signaux acoustiques, les régions du spectre électromagnétique, les courants électriques et les explosions sont considérées comme non composées ni fabriquées à partir de matière dans le sens prévu par Loi sur les brevets. Une forme d'énergie est par conséquent considérée ne pas relever d'aucune des catégories de la question visée définie à l'article 2, et plus particulièrement ne pas être une « composition de matière » ni une « fabrication » dans le cadre des définitions fournies à l'article 12.0224.

12.06 Directives relatives à des objets particuliers

Les sections suivantes présentent des directives supplémentaires pour évaluer si l'objet d'une revendication est, par sa forme et sa substance, une invention prévue par la Loi.

La section 13.05.03 du présent recueil donne des directives pour identifier ce qui au sein d'une revendication constitue la contribution des inventeurs. Pour être brevetable, la contribution doit comporter une forme pratique prévue par la Loi [voir la section 12.03].

Il est important de faire la distinction entre le problème concret à résoudre et l'utilisation finale à laquelle peut être destinée l'invention. Il n'est pas nécessaire que cette utilisation finale ait été prévue par la Loi, pourvu que les revendications définissent une forme pratique de l'invention prévue par la Loi et non uniquement sa finalité non prévue par la Loi.

Une réalisation ou un procédé conforme aux exigences en matière de brevetabilité ne devient pas exclu de la brevetabilité du seul fait qu'il ne produit pas un produit ou un effet prévu par la Loi. Une méthode de diagnostic médical, par exemple, peut être prévue par la Loi même si elle produit simplement des renseignements (qui sont en eux-mêmes non prévus par la Loi). De même, une méthode d'imprimerie destinée aux livres peut être prévue par la Loi alors que les textes imprimés dans les livres qui en sont le produit peuvent ne pas l'être.

De même, une machine, une fabrication ou des compositions de matières ne sont pas exclus de la brevetabilité pour le seul motif que leur utilisation est destinée à un domaine non technologique [voir la section 12.06.03].

Les sections suivantes visent à clarifier les énoncés qui précèdent à l'égard de certains objets particuliers.

12.06.01 Caractéristiques présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique

L'expression « caractéristique présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique » s'applique à certaines caractéristiques qui ne peuvent pas, sur le plan pratique, influencer le fonctionnement de l'invention. Cette caractéristique ne peut donc pas modifier le mode de fonctionnement de la forme pratique de l'invention qui constitue la solution du problème et, par conséquent, ne peut jamais être un élément essentiel d'une invention prévue par la Loi.

Dans le cas où une revendication comporte une caractéristique présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique et où aucune caractéristique de la revendication prévue par la Loi ne semble faire partie de la contribution, la revendication peut être attaquée en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets du fait que la caractéristique présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique n'est pas, en soi, une invention prévue par la Loi [voir la section 13.05.03b du présent recueil]25.

Un imprimé ayant un intérêt exclusivement intellectuel, par exemple, une œuvre littéraire, est visé par cette exclusion [voir la section 12.06.04].

Lorsque l'invention demande qu'un problème technique soit résolu pour l'obtention d'un résultat ou d'un effet présentant un intérêt exclusivement intellectuel ou esthétique, la brevetabilité de l'invention n'est pas atténuée par le fait que la finalité de l'invention est de produire un résultat ou un effet non prévu par la Loi26.

12.06.02 Schémas, plans, règles et processus intellectuels

Un schéma, un plan ou une règle visant l'exécution d'une opération, l'obtention d'un résultat, le contrôle d'une méthode ou des objets semblables27 ou un procédé constitué exclusivement d'une série d'opérations purement mentales28, sans égard à leur reproductibilité (par ex., l'exécution de calculs, le traitement de données ou de renseignements en vue de produire des données ou des renseignements présentant un intérêt différent purement intellectuel ou esthétique), sont désincarnés (abstraits) et ne sont pas des formes pratiques d'une invention.

Par conséquent, tous les éléments qui précèdent ne sont pas, en soi, des « inventions » au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Ils sont attaquables lorsqu'ils sont directement revendiqués ou lorsqu'ils figurent dans une revendication où la contribution de l'inventeur ne comporte aucun objet prévu par la Loi.

Dans l'affaire Amazon.com (demande no 2,246,933), il a été conclu et expliqué que les « pratiques commerciales » ne sont pas brevetables.29 Dans ce contexte, l'expression « pratique commerciale » (ou « méthode pour faire des affaires ») réfère à un schéma ou un plan visant l'exécution d'activités commerciales.

Cependant, dans le cas où un schéma, un plan, une règle ou un processus intellectuel sert à limiter le caractère technologique d'un élément prévu par la Loi dans une revendication, c'est l'élément limité prévu par la Loi qui est une caractéristique distincte de la revendication [voir la section 13.05.03a du présent recueil].

Un programme d'ordinateur (lorsque non stocké sur un support d'enregistrement), qu'il prenne la forme d'une série prévue d'étapes (par ex., un schéma ou un organigramme), d'un code spécifique ou pseudo-code, n'est en réalité qu'un schéma, un plan ou un ensemble de règles pour le fonctionnement d'un ordinateur et il est de nature abstraite [voir la section 16.08.04 du présent recueil].

La nature ou l'état d'un objet matériel (machine, fabrication ou composition de matières) n'est pas modifié par l'intention d'utiliser cet objet ou de le faire fonctionner selon un schéma, un plan ou une règle.

12.06.03 Beaux-arts

Ce qu'on désigne sous le terme collectif des « beaux-art » constitue un sous-ensemble des domaines qui ne sont pas des « domaines de la technologie » (qui n'entrent pas dans le « domaine des réalisations manuelles ou de production »). Dans la décision Demande no 003,389 de N.V. Organon, les « beaux-arts » ont été décrits comme ceux qui « tien[nen]t uniquement à [... ] la réflexion intellectuelle ou au sens esthétique30 ». L'expression vise des activités telles que les exercices, la danse, le théâtre, l'écriture, l'enseignement, la coiffure, la cosmétologie, l'arrangement floral, la peinture et la pratique d'instruments de musique. En général, tout produit issu des beaux-arts sera lui aussi non prévu par la Loi.

Les beaux-arts et les produits qui en sont issus ne sont pas des « formes pratiques » d'invention, car ils ne constituent la solution d'aucun problème dans le domaine des affaires pratiques. Généralement, les caractéristiques qui distinguent un produit des beaux-arts présenteront un intérêt purement intellectuel ou esthétique [voir la section 12.06.01]. Les imprimés d'intérêt purement intellectuel, comme les œuvres littéraires, en sont un exemple31.

La non-brevetabilité des beaux-arts n'embrasse pas les matériaux et les instruments inventifs utilisés dans la pratique des beaux-arts. Par exemple, une méthode artistique de peinture et le tableau qui en résulte sont des objets non prévus par la Loi alors qu'un chevalet inventif sur lequel on pose une toile serait brevetable. De la même manière, les peintures, les pinceaux, etc., utilisés en relation avec l'art visé (mais qui n'en sont pas « dérivés » comme les tableaux) sont tous des objets prévus par la Loi.

12.06.04 Imprimés

Une application très évidente du principe exposé à la section 12.06.01 concerne les imprimés. Dans le cas où l'imprimé ne confère pas une nouvelle fonctionnalité au support d'imprimerie, il n'y a pas de contribution prévue par la Loi32. Pour que l'imprimé et le support soient ensemble la forme pratique d'une invention, ils doivent apporter une solution à un problème concret relié à l'utilisation de l'imprimé en général, qui ne soit pas fondée sur le seul contenu intellectuel ou esthétique de l'imprimé lui-même.

À titre d'exemple, le commissaire aux brevets a confirmé que chacun des éléments suivants était brevetable : un matériel textile portant des repères permettant une précision accrue au cours d'un procédé de fabrication33, une maquette de journal où des blancs sont prévus pour faciliter la lecture du journal lorsqu'il est plié, une maquette de texte sur une suite de pages pour faciliter le processus de reliure et la présentation d'un texte sur un billet qui permet au billet d'être divisé soit horizontalement, soit verticalement de manière que tous les renseignements figurent sur les deux moitiés34.

Dans chacun des exemples précédents, l'imprimé a donné à la combinaison une nouvelle fonctionnalité mécanique. L'invention ne reposait pas sur le contenu même de l'imprimé. Dans le cas où l'imprimé ne présente qu'un intérêt intellectuel ou esthétique, on peut sans inconvénient le désigner comme un « objet descriptif non fonctionnel ». En ce sens, le terme « imprimé » ne devrait pas être restreint au procédé classique d'imprimerie « encre sur papier ». Tout affichage d'information où la seule contribution est l'information elle-même n'est pas une invention prévue par la Loi.

Exemples :

  1. Une demande décrit un billet de loterie à gratter où les zones à gratter sont disposées en labyrinthe et l'utilisateur doit gratter des cellules pour déterminer s'il peut avancer jusqu'à la fin du labyrinthe.

    • Revendication :

      1. Un billet de loterie à gratter comprenant un motif de plusieurs sentiers qui s'entrecroisent qui définit un labyrinthe, lesdits sentiers étant divisés en cellules individuelles, chaque cellule comprenant un indicateur de direction et chaque cellule étant couverte par une matière opaque à gratter, où lorsque les indicateurs de direction définissent un sentier partant d'une première cellule du labyrinthe jusqu'à une cellule finale du labyrinthe, le billet de loterie est un « billet gagnant ».

    • Analyse : Les billets de loterie à gratter sont bien connus dans le domaine et le billet défini dans la revendication se distingue des autres billets sur la base du motif de labyrinthe et des indicateurs de direction. Le billet n'apporte aucune nouvelle fonction mécanique inventive par rapport aux billets de loterie à gratter. Même si l'endos et le revêtement à gratter sont, en soi, un objet brevetable, ils ne sont pas une contribution des inventeurs. La seule contribution éventuelle est le motif de labyrinthe et les indicateurs de direction, qui sont de nature uniquement intellectuelle et ne sont pas une invention brevetable. Lorsqu'une revendication comprend des caractéristiques distinctes prévues et non prévues par la loi et que la contribution ne comprend aucune des caractéristiques prévues, la revendication est récusée parce qu'elle ne définit pas une « invention » au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets [voir la section 13.05.03b du présent recueil]. Il n'est pas nécessaire que l'examinateur détermine si une caractéristique distincte non brevetable est réellement une contribution.
  2. Une demande divulgue les coordonnées nucléaires d'un cristal d'une molécule X et un ordinateur universel ayant en mémoire un logiciel de modélisation moléculaire connu. Les demandeurs sont les premiers à isoler un cristal de molécule X et à déterminer ses coordonnées nucléaires par la diffraction des rayons X.

    • Revendication :

      1. Un ordinateur comprenant un programme pour l'affichage d'images de molécules, ledit ordinateur contenant des données mémorisées reliées aux coordonnées nucléaires de la molécule X et pouvant afficher une image de la molécule X lorsque lesdites données mémorisées sont traitées par le programme.

    • Analyse : La contribution se situe dans les coordonnées nucléaires de la molécule X et la représentation visuelle de la molécule. L'ordinateur se distingue donc des autres ordinateurs seulement sur la base des données mémorisées ou affichées par ce dernier. Les données ne règlent pas un problème technologique relié aux ordinateurs et l'ordinateur et les données sont par conséquent des éléments distincts de la revendication. La présence de l'ordinateur ne contribue pas au caractère inventif. La revendication comprend à la fois une caractéristique distincte brevetable (l'ordinateur) et une caractéristique distincte non brevetable (les données). Lorsqu'il est déterminé qu'une telle revendication ne comprend pas d'objet brevetable contribué, la revendication est récusée parce qu'elle ne définit pas une « invention » au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets [voir la section 13.05.03b du présent recueil].

12.06.05 Jeux

La façon de jouer à un jeu ou à un sport n'apporte pas de solution à un problème concret dans un domaine de la technologie et, par conséquent, toute méthode de jeu n'est pas un objet prévu par la Loi. Cela s'applique autant dans le cas où une méthode revendiquée se distingue par des règles particulières qui s'appliquent au jeu35, que lorsque des actes doivent être accomplis en vue d'obtenir des résultats spécifiques reliés au jeu.

Cependant, tel qu'indiqué à la section 12.06.03, les instruments utilisés dans la pratique d'un jeu donné peuvent, en soi, être brevetables (par ex., une table ou une pièce de jeu de conception spéciale, un plateau de jeu doté d'une fonction mécanique particulière ou une combinaison de ces éléments qui est brevetable en elle-même)36.

Malgré le fait qu'un instrument de jeu puisse être breveté, la méthode d'utilisation de cet instrument de jeu serait néanmoins un objet non prévu par la Loi.

12.06.06 Inventions informatiques

Selon l'acception commune du terme, les ordinateurs sont des machines polyvalentes qui exécutent des fonctions et des calculs logiques, et qui stockent, traitent et affichent des données.

Dans cette section, le terme « ordinateur » désigne un appareil électronique qui comprend une unité centrale (CPU ou « processeur » ). Le terme désigne habituellement un « ordinateur polyvalent », notamment un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable capable de recevoir des données d'entrée, par exemple celles provenant d'un clavier, et de produire des données de sortie, par exemple en les affichant. Le terme peut également être appliqué aux serveurs réseau, aux assistants numériques personnels (ANP), aux téléphones cellulaires multifonction, etc., et il s'applique au dispositif comme tel, habituellement désigné comme étant l'ensemble des éléments compris dans un seul et même boîtier. Dans certains contextes, le terme comprend certains périphériques communs nécessaires pour interagir avec l'ordinateur, par exemple le clavier, la souris ou le moniteur.

Les inventions mises en œuvre par ordinateur sont souvent revendiquées à titre de méthode, de dispositif ou de programme informatique. Les programmes informatiques sont traités dans la section 12.06.02, et l'ensemble des aspects entourant les inventions mises en œuvre par ordinateur est traité dans le chapitre 16 du présent recueil.

La Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Schlumberger, a fourni un principe directeur à l'égard des inventions mises en œuvre par ordinateur, en faisant observer que « le fait qu'un ordinateur soit ou doive être utilisé pour la mise en œuvre d'une découverte ne change pas la nature de cette dernière » et que la présence d'un ordinateur ne peut « transformer en objet brevetable ce qui, autrement, serait clairement non brevetable37 ».

12.06.06a Revendications de méthodes portant sur des inventions informatiques

Un grand nombre de méthodes font appel à un ordinateur ou encore à un dispositif ou à un système comprenant une ordinateur. Le caractère brevetable d'une méthode qui fait appel à un dispositif est indépendant de la présence du dispositif.

Une méthode qui par elle-même serait réputée non prévue par la Loi ne devient pas brevetable selon la Loi du seul fait qu'une partie de la méthode est exécutée sur un ordinateur ou par un ordinateur. La méthode elle-même, dans son ensemble, doit constituer une solution à un problème concret et appartenir à un domaine de la technologie [voir les sections 12.03 et 12.04].

12.06.06b Revendications de dispositifs portant sur des inventions informatiques

Un dispositif, par exemple un ordinateur ou encore un appareil ou un système comportant un ordinateur, associé à d'autres dispositifs est généralement considéré comme appartenant à la catégorie « machine ».

La brevetabilité d'une revendication visant un dispositif dépend de la présence d'une contribution au sein de la revendication ainsi que de la nature de cette contribution [voir la section 13.05.03 du présent recueil]. Comme il est noté à la section 13.05.03b, pour être brevetable, la revendication visant un dispositif doit définir au moins un élément prévu par la Loi faisant partie de la contribution. Pour que la revendication visant un dispositif soit brevetable, le dispositif lui-même doit donc être une contribution sous une forme pratique. En d'autres termes, le dispositif doit apporter une solution technique nouvelle et non évidente à un problème technologique.

Pour déterminer si c'est le cas ou non, on peut évaluer directement le dispositif, mais on peut souvent le faire indirectement en se reportant à la méthode mise en œuvre par le dispositif. Lorsqu'une méthode prévue par la Loi est mise en œuvre par un ordinateur, un appareil ou un système, le dispositif apte à mettre en œuvre l'ensemble de la méthode est nécessairement la solution d'un problème concret. Dans un cas où le dispositif aurait été spécifiquement modifié pour la mise en œuvre de la méthode (ce qui lui donnerait le caractère de la nouveauté et de la non-évidence), il serait considéré comme un apport prévue par la Loi. Il importe peu que la modification du dispositif ait été effectuée par un matériel ou un logiciel.

En ce qui concerne la brevetabilité d'un dispositif, aucune conclusion déterminante ne peut être dégagée du simple fait que le dispositif met en œuvre une méthode non prévue par la Loi ou soit destiné à une utilisation dans une méthode non prévue par la Loi. Pour être brevetable, le dispositif doit apporter une solution technique nouvelle et inventive à un problème technologique.

Lorsqu'un dispositif apporte une solution technique à un problème technologique, la façon dont le dispositif est adapté pour fournir cette solution est également non déterminante. C'est-à-dire que le dispositif pourrait être adapté par l'ajout de nouveau matériel, ou en contrôlant le matériel en place d'une manière particulière par l'ajout de logiciel ou de micrologiciel (logiciel programmé dans une mémoire morte).

Il est à noter que la « solution technique à un problème technologique » n'a pas à être reliée à l'exploitation de l'ordinateur comme machine polyvalente (par ex., il n'est pas nécessaire qu'un ordinateur soit rendu plus efficace ou plus fiable), mais il se pourrait simplement que la machine polyvalente ait été adaptée pour agir comme dispositif à vocation particulière. Ainsi, en présumant la nouveauté et l'ingéniosité, n'importe lesquels des articles suivants fournissent des solutions techniques à des problèmes technologiques et seraient vus comme des dispositifs d'apport : un ordinateur programmé pour permettre à des haut-parleurs de produire un « son global » un ordinateur adapté pour être exploité par deux unités centrales de traitement, un ordinateur adapté pour allouer de la mémoire au traitement vidéo d'une façon qui augmente l'efficacité du dispositif lorsqu'il exploite plusieurs applications, et un ordinateur dont la carte-maîtresse a une nouvelle fente inventive pour recevoir une carte vidéo, permettant un débit de transfert de données plus rapide.

Lorsqu'un ordinateur ou autre dispositif n'offre pas une solution à un problème technologique, l'ordinateur ou le dispositif dans son ensemble n'est pas une forme pratique qui contribue à une invention. Lorsque le dispositif est encore défini en termes de caractéristiques distinctes non brevetables, la revendication sera récusée parce qu'elle ne définit par une « invention » au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets [voir la section 13.05.03b du présent recueil]. Par exemple, un ordinateur ou un autre dispositif programmable ne peut pas se distinguer des autres ordinateurs sur la base des données qu'il contient en mémoire. La raison est similaire à celle donnée à la section 12.06.04; la mémorisation de données dans l'ordinateur ne fait pas de l'ordinateur une solution nouvelle et non évidente à un problème pratique.

Exemple :

  1. Une demande divulgue une méthode d'optimisation du rendement d'un réseau de téléphonie cellulaire par allocation dynamique du trafic et des canaux de commande. Les assignations des canaux sont déterminées selon le nouvel algorithme X programmé dans un ordinateur universel, qui envoie les canaux à assigner à un dispositif qui assigne les canaux aux stations de base. Vu l'art antérieur, la méthode et le réseau utilisant cette méthode sont considérés comme nouveaux, inventifs et utiles.

    • Revendications :
      1. Une méthode d'allocation dynamique de canaux de commande aux stations de base dans un système de radiocommunication comprenant les étapes :
        1. d'associer un canal de trafic à un canal de commande conformément à l'algorithme X;
        2. d'allouer des canaux de trafic aux stations de base; et
        3. d'allouer des canaux de commande aux stations de base selon l'allocation des canaux de trafic dans b.
      2. Un système de radiocommunication qui assigne les canaux de commande aux stations de base conformément à la méthode de la revendication 1.
      3. Un système de radiocommunication qui fonctionne sur les canaux assignés selon la méthode de la revendication 1.
      4. Un ordinateur pour déterminer l'assignation du trafic et des canaux de commande pour la méthode de revendication 1, ledit ordinateur étant programmé pour associer un canal de trafic à un canal de commande conformément à l'algorithme X.
    • Analyse :
      • La revendication 1 définit une méthode qui règle un problème technologique relatif à l'exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire. La méthode comprend les étapes physiques d'assignation des canaux aux stations de base, ce qui modifie leur caractère ou condition par l'imposition d'une limite technique à leurs paramètres d'exploitation (les canaux qu'ils utiliseront) et, par conséquent, est une forme pratique prévue par la Loi. La nouveauté, l'ingéniosité et l'utilité étant fournies, la revendication 1 est acceptée.
      • La revendication 2 porte sur un appareil ou un système (le réseau de téléphonie cellulaire lui-même) où des canaux de trafic et de commande sont assignés à ses stations de base conformément à l'algorithme X. Le système applique la méthode entière de la revendication 1 et fournit une nouvelle solution non évidente à un problème pratique. La revendication comprend une contribution brevetable (le nouveau système qui utilise la méthode non évidente et utile) et est brevetable.
      • La revendication 3 porte sur un système qui fonctionne d'une façon non spécifiée, mais sur les mêmes canaux qui seraient assignés par la méthode de la revendication 1. Puisque le système n'applique pas nécessairement la méthode inventive de la revendication 1 pour assigner des canaux, sa brevetabilité doit être évaluée indépendamment de la méthode. Malgré que le système soit de nature brevetable et probablement utile, il n'est pas nécessairement nouveau ou non évident. Par exemple, il serait anticipé par tout système de radiocommunication fonctionnant sur un canal assigné selon la méthode de la revendication 1.
      • La revendication 4 définit un ordinateur qui ne met en œuvre qu'une partie de la méthode de la revendication 1. L'ordinateur, en tant qu'assemblage conventionnel de matériel et de logiciel, ne diffère des autres ordinateurs que du fait qu'il a été programmé pour effectuer l'assignation des canaux requise par la méthode de la revendication 1. La réalisation de ces calculs n'a produit que de l'information et n'a pas requis de solution technique à un problème technologique pour l'exploitation de la machine. L'ordinateur et le programme pour associer les canaux de trafic et de commande sont par conséquent des éléments distincts de la revendication. L'ordinateur est une caractéristique brevetable et le programme d'ordinateur (considéré isolément) est une caractéristique non brevetable. Lorsqu'une revendication comprend des caractéristiques distinctes brevetables et non brevetables et qu'il n'y a aucune contribution des caractéristiques brevetables, la revendication est récusée parce qu'elle ne définit pas une « invention » au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets [voir la section 13.05.03b du présent recueil].

12.06.07 Substrats supports et dispositifs de stockage

Tel que noté à la section 12.06.04, des imprimés qui n'apportent pas une nouvelle fonction mécanique à leur dispositif d'affichage ne transforment pas le dispositif d'affichage en une invention. Ces imprimés ont, en soi, une signification purement intellectuelle ou esthétique et ne constituent pas une invention brevetable.

Le principe se ramène à l'idée que l'utilisation d'un moyen d'affichage connu dans sa finalité prévue de présentation d'information n'est pas une activité inventive et ne peut être considérée comme une contribution à la technique des moyens de présentation.

Le principe s'applique également au stockage d'information par des dispositifs de stockage connus. Un morceau de musique stocké sur un disque, un CD, un DVD ou un disque dur n'est pas une solution à un problème technologique et l'utilisation d'un dispositif de stockage pour son but prévu n'est pas une contribution. Puisque le morceau de musique est un objet d'art [voir la section 12.06.03], une revendication portant sur un morceau de musique stocké sur un dispositif de stockage connu n'est pas une contribution à une « invention » au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

Tel que noté à la section 12.05.04, un signal acoustique, électrique ou électromagnétique n'est pas un objet prévu par la Loi. La revendication d'un signal en association avec un support tel qu'un fil électrique ou un câble à fibres optiques n'apporte pas une contribution brevetable lorsque le support est simplement utilisé aux fins reconnues de transmission.

Tel que mentionné à la section 12.06.02, un programme d'ordinateur ne constitue pas, en soi, un élément prévu par la Loi. Quand un programme d'ordinateur (sous forme de fichier exécutable par un ordinateur) est conservé sur support de stockage (par exemple un disque dur, une clé USB, un CD, un DVD), le produit qui en résulte constituera une contribution brevetable si le programme permet à l'appareil qu'il gère de fournir une solution technique à un problème d'ordre technologique.

12.06.08 Nouvelles utilisations

Comme il a été noté à la section 12.02.01, une utilisation fait partie de la catégorie réalisation. Tout comme une méthode ou un procédé, une utilisation est une manière d'obtenir un résultat. Dans le cas d'une utilisation, l'obtention du résultat fait appel à l'application d'un moyen particulier.

L'utilisation se distingue de la méthode en ce que la méthode enseigne à la personne versée dans l'art l'exécution d'un acte ou d'une série d'étapes pour parvenir au résultat recherché. L'utilisation quant à elle ne commande l'exécution d'aucune étape spécifique ou série d'étapes spécifiques. L'utilisation se définit plutôt exclusivement par les moyens à appliquer, par les circonstances de l'application et par le résultat à atteindre. La « manière » de mettre en œuvre une utilisation doit être laissée aux connaissances générales courantes de la personne versée dans l'art. Toute revendication qui vise à être une revendication d'utilisation (par ex., la revendication qui commence par les mots « l'utilisation de ») mais qui définit des étapes spécifiques à exécuter est en réalité une méthode et doit être examinée à ce titre.

On comprendra que, où sont divulguées les circonstances dans lesquelles l'utilisation doit se faire, les moyens à utiliser et le résultat à rechercher, si la mise en œuvre n'est pas connue ou évidente pour l'homme du métier, l'utilisation n'a pas un caractère réalisable. Dans ce cas, l'invention doit être revendiquée par le biais des étapes dont l'exécution est nécessaire pour obtenir le résultat et devrait (et non pas « doit », comme on le voit plus loin) être revendiquée comme une méthode. Les étapes sont les éléments essentiels de l'invention.

Toutefois, dans plusieurs domaines, la distinction entre l'utilisation et la méthode n'a pas vraiment d'importance; si une méthode spécifique est prévue par la Loi, l'utilisation correspondante le sera également. Lorsque l'examinateur est persuadé que la revendication définit tous les éléments essentiels de l'invention, si la revendication qui commence par « l'utilisation de » comporte également des étapes et est en réalité une méthode, il est peu vraisemblable qu'il y ait confusion sur la portée de la revendication et sur la nature réelle de l'invention définie.

Dans les domaines où la distinction entre l'utilisation et la méthode est importante, la distinction doit s'étendre à la fois à la forme et à la substance de l'invention revendiquée [voir les sections 13.05.02 et 13.05.03 du présent recueil]. En ce qui concerne la forme, la seule condition est que l'utilisation ne peut être revendiquée en termes d'étapes nécessaires à exécuter. Quant à la substance, la meilleure approche serait d'identifier les caractéristiques de la revendication à l'étude qui distinguent l'invention de l'art antérieur. Si toutes ces caractéristiques concernent le « mode » d'utilisation, la substance de la revendication est une méthode et la contribution ne constitue pas une utilisation38.

La distinction entre les méthodes et les utilisations a de l'importance dans les domaines où une méthode ne serait pas prévue par la Loi, alors qu'une utilisation le serait. La situation se présente tout particulièrement dans le domaine pharmaceutique, où une méthode de traitement des patients faisant appel à des moyens donnés est non prévue par la Loi, alors que l'utilisation des moyens dans le traitement des patients est prévue par la Loi. Par conséquent, une revendication à l'égard d'« une méthode de traitement d'un patient présentant la maladie Y, comportant l'administration au patient du médicament X » est une méthode de traitement médical exclue de la brevetabilité alors que la revendication visant « l'utilisation du médicament X pour traiter la maladie Y » serait considérée comme prévue par la Loi.

12.06.08a Utilisations de moyens nouveaux et inventifs

Dans le cas où un moyen défini dans une revendication visant une utilisation est, en soi, nouveau et non évident, il s'ensuit que toute utilisation spécifique de ce moyen est une contribution.

La revendication doit naturellement comprendre tous les éléments nécessaires pour obtenir l'utilité recherchée (c.-à-d. les éléments essentiels de l'invention) et ne doit pas, de par sa forme, définir un objet exclu de la brevetabilité. L'utilisation doit donc appartenir à un domaine de la technologie et la revendication ne doit pas comporter l'exécution d'étapes qui auraient pour effet de rendre l'objet de la méthode non prévu par la Loi.

12.06.08b Utilisations visant l'obtention de résultats non analogues

Dans le cas où le moyen à appliquer est connu (c.-à-d. est dépourvu de nouveauté), mais est utilisé pour obtenir un résultat qui n'est pas analogue à celui pour lequel on le savait utile (c.-à-d. lorsqu'il n'aurait pas été évident à la date de revendication que le moyen produirait le résultat attendu), il s'agit d'une contribution correspondant à une nouvelle utilisation du moyen visé.

On est en présence d'un résultat « non analogue » lorsque le moyen visé n'aurait pas normalement été appliqué, par exemple dans le cas où le moyen est appliqué dans un domaine différent ou pour obtenir un résultat complètement différent. L'utilisation d'un produit chimique toxique comme facteur de croissance pour les plantes, alors qu'il était utilisé auparavant comme poison à rat, serait une utilisation non analogue.

Comme toujours, il faut que la revendication définisse tous les éléments essentiels de l'invention et, de par sa forme, ne définisse pas d'objet exclu. Par exemple, si le produit chimique toxique du paragraphe précédent ne servait de facteur de croissance que dans certaines concentrations, cet élément devrait être défini dans la revendication visant l'utilisation. Si la revendication d'utilisation établissait que la plante dont la croissance a été favorisée avait des propriétés médicinales et comportait ensuite une étape d'administration à un animal malade, la revendication serait, de par sa forme, une méthode de traitement médical exclue de la brevetabilité.

12.06.08c Utilisations visant l'obtention de résultats analogues

Lorsqu'un moyen est réputé utile pour l'obtention d'un résultat générique dans un domaine donné, on peut découvrir qu'il peut servir à l'obtention d'un résultat plus spécifique dans ce domaine. L'expression « résultat analogue » désigne ce résultat spécifique choisi ou limité d'une autre manière.

Lorsqu'il est reconnu qu'un moyen générique donné est lié à un résultat générique particulier, la sélection au sein de ce moyen générique d'un moyen spécifique pourrait être associée à un avantage important. Lorsque le moyen est connu, il ne peut luimême faire l'objet d'une revendication. Cependant, pour autant que ce moyen générique n'ait pas été utilisé auparavant pour obtenir le résultat spécifique, sa sélection à cette fin constitue une nouvelle utilisation. Ainsi, si les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS; un moyen générique) étaient auparavant utilisés dans le traitement des maux de tête (un résultat générique), et si un AINS en particulier (un moyen spécifique sélectionné à partir du moyen générique) qui n'entraîne aucun effet indésirable de nature gastro-intestinale (un résultat spécifique) a subséquemment été découvert, l'utilisation de cet AINS pour traiter les maux de tête sans provoquer d'effets indésirables constituerait un résultat analogue.

Dans le cas où un moyen spécifique était connu comme produisant un résultat générique, mais qu'on a ensuite découvert qu'il produisait également un résultat spécifique dans des circonstances déterminées, la revendication d'utilisation en résultant doit être soigneusement prise en considération pour que le choix des circonstances spécifiques ne soit pas une limitation de « manière » appliquée à l'utilisation connue antérieure. Si la seule différence entre la nouvelle utilisation et l'ancienne utilisation analogue réside dans le mode de pratique de l'ancienne utilisation, la revendication, en soi, est une « méthode ».

Imaginons que l'AINS X (un moyen spécifique) était utilisé dans le traitement des maux de tête (un résultat générique), mais qu'il a par la suite été découvert et divulgué que l'administration de cet agent à raison d'un schéma posologique précis permettait d'améliorer le traitement des maux de tête (réduction des effets indésirables de nature gastro-intestinale). La différence entre l'ancienne utilisation de l'AINS X et la nouvelle a trait à la « manière » dont le médicament est administré. Une revendication portant sur « l'utilisation de l'AINS X en vue de traiter des maux de tête tout en réduisant les effets indésirables de nature gastro-intestinale » constitue, en soi, une nouvelle méthode de traitement médical, que des étapes spécifiques de la méthode aient été ou non définies, à la voix active ou passive. Les revendications suivantes seraient ainsi toutes contestables, en soi, dans les circonstances présentées ci-dessus :

  1. L'utilisation de l'AINS X pour traiter les maux de tête tout en réduisant les effets indésirables de nature gastro-intestinale.
  2. L'utilisation de l'AINS X pour traiter les maux de tête tout en réduisant les effets indésirables de nature gastro-intestinale, où l'AINS est administré trois fois par jour.
  3. L'utilisation de l'AINS X pour traiter les maux de tête, où une administration triquotidienne de l'AINS X permet de réduire les effets indésirables de nature gastro-intestinale.

La revendication 1 ajoute à l'utilisation connue un résultat supplémentaire recherché qui ne peut être obtenu que par un mode d'administration particulier. Interprétée à la lumière de la description, l'invention revendiquée serait comprise comme se distinguant de l'art antérieur dans la « manière » d'obtenir le résultat recherché. De même, la revendication 3 se distingue de l'état de la technique à l'égard du mode d'administration seulement. Bien que les revendications 1 et 3 soient présentées sous une forme admissible, elle sont toutes les deux, en soi, des méthodes de traitement médical. La revendication 2 définit le même objet que la revendication 3, mais emploie un langage d'action pour définir l'administration. La présence de l'étape d'administration signifie que la revendication, dans sa forme, n'est pas proprement une utilisation. Elle serait examinée comme une méthode et rejetée comme méthode de traitement médical.

12.06.08d Utilisations médicales

Comme il a été noté précédemment, quand une utilisation relève de la médecine, la distinction entre l'utilisation et la méthode est critique pour la brevetabilité de l'invention revendiquée. Selon la formulation de la revendication d'utilisation, elle risque d'être, par sa forme ou sa substance, une méthode voir la section 12.06.08.

En général, on peut utiliser le degré de détail voulu pour définir la nature du moyen à appliquer, dans la mesure où les détails touchent spécifiquement la nature matérielle du moyen lui-même. Ainsi, quand l'utilisation concerne un médicament, le médicament pourrait être défini par son état physique, sa forme, sa composition, ses propriétés, sa concentration ou d'autres caractéristiques physiques pertinentes à l'égard du bon fonctionnement de l' invention. Ces caractéristiques définissent la nature matérielle du médicament comme une composition de matières.

De manière similaire, le résultat à obtenir peut être défini selon le degré de précision nécessaire dans le contexte de l'invention. Dans le cas d'une utilisation médicale, le résultat est habituellement défini par l'expression « dans le traitement de la maladie X » ou de manière similaire. Encore une fois, la rigueur avec laquelle la maladie X doit être définie (« dans le traitement de la maladie », « pour le traitement de troubles autoimmuns », « dans le traitement de l'arthrite », « dans le traitement du lupus érythémateux disséminé ») dépend du contexte de l'invention.

Dans les cas où il est nécessaire, pour distinguer l'invention de l'art antérieur, de limiter le résultat générique à un résultat spécifique, il faut avoir à l'esprit que la personne versée dans l'art doit être en mesure de reproduire le résultat par l'application (l'« utilisation ») des moyens selon ses connaissances générales courantes. Si le résultat spécifique n'était pas reproductible par l'emploi des moyens conformément aux connaissances de la personne versée dans l'art, d'autres limitations de « manière » seraient nécessaires pour guider la personne vers l'atteinte certaine du résultat. Toutefois, l'inclusion de ces éléments essentiels dans la revendication la transformerait vraisemblablement en une méthode.

12.06.08e Utilisations de méthodes

La jurisprudence canadienne semble reconnaître qu'un moyen, dans une revendication d'utilisation, peut en soi être une méthode39. L'utilisation d'une méthode pour obtenir un résultat différent est, en effet, une méthode. Le recours au format de l'utilisation n'est qu'une façon abrégée d'intégrer les processus physiques de la méthode (les moyens), le résultat attendu de l'utilisation devenant le résultat attendu de la méthode.

Ainsi, si « une méthode de filtration des matières particulaires des eaux usées acides, comprenant les étapes [A, B, C] » est connue sous le nom de « méthode de filtration ABC », une revendication portant sur « l'utilisation de la méthode de filtration ABC pour éliminer la bactérie E. coli de l'eau potable par filtration » se rapporte en fait à « une méthode d'élimination de la bactérie E. coli de l'eau potable par filtration, composée des étapes [A, B, C] ».

On notera que l'utilisation d'une méthode de traitement médical sera donc toujours considérée comme non prévue par la Loi.

Il convient également de noter qu'une revendication quant à une utilisation qui est associée au même résultat que la méthode correspondante est une revendication redondante. Si l'on reprend l'exemple précité, une revendication portant sur « l'utilisation de la méthode de filtration ABC en vue de filtrer les matières particulaires des eaux usées acides » a la même portée que la méthode elle-même.

12.07 Rapports du Bureau des brevets sur l'objet

Une revendication peut être rejetée parce qu'elle ne définit pas une invention prévue par la Loi pour diverses raisons [voir la section 13.05.03b du présent recueil]. Ces raisons sont principalement les suivantes :

  1. la revendication ne définit pas de caractéristiques prévues par la Loi;
  2. la revendication, à première vue, vise un objet exclu de la brevetabilité;
  3. la revendication inclut des caractéristiques distinctes prévues et non prévues par la Loi et il est établi que la contribution ne provient pas des caractéristiques prévues par la Loi.

Les situations évoquées en 1) et 2) correspondent aux deux possibilités visées au cas ii) de la section 13.05.03b et le point 3) correspond au cas décrit en iii).

Dans la situation visée en 1), si la revendication ne comprend pas un objet matériel, une réalisation ou un procédé comportant au moins un processus physique [voir la section 12.03], elle est rejetée pour le motif qu'elle ne comporte aucune caractéristique prévue par la Loi.

Dans la situation évoquée en 2), si l'un ou l'autre des modes de réalisations visés par une revendication est un objet exclu de la brevetabilité décrit aux sections 12.05 ou 12.06, la revendication est rejetée parce qu'elle inclut un objet non prévu par la Loi.

Dans la situation visée en 3), la revendication a été analysée conformément à ce qui est prévu à la section 13.05.03a et il a été établi qu'elle comportait des caractéristiques distinctes prévues et non prévues par la Loi. S'il est conclu qu'il y a absence d'une contribution prévue par la Loi, la revendication est rejetée parce qu'elle ne définit pas une « invention » prévue par la Loi au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

Dans la situation visée en 3), le rapport du Bureau devrait inclure l'analyse de contribution dans une section clairement identifiée [voir la section 13.06 du présent recueil]. Il importe que cette analyse soit claire et présentée séparément de toute objection résultant de l'analyse elle-même. L'analyse de contribution s'emploie nécessairement à identifier, dans une revendication, ce qui est nouveau et inventif et, particulièrement dans le cas où cette décision est prise à la lumière de l'art antérieur, elle peut ressembler à l'analyse qui sert à évaluer la nouveauté et/ou l'ingéniosité inventive. Il est important que l'objection relative à l'absence d'une « invention » prévue par la Loi ne ressemble pas à l'objection relative à l'absence de nouveauté ou à l'évidence.

Lorsque la forme pratique définie dans la revendication est dénuée de nouveauté ou d'ingéniosité inventive, les objections appropriées sont soulevées indépendamment et en plus de toute objection à l'encontre de la revendication selon l'article 2.

12.08 Utilité

Dans l'hypothèse où les revendications définissent un objet prévu par la Loi, l'article 2 de la Loi sur les brevets exige également que l'objet de l'invention soit utile. Au sens de la Loi sur les brevets, l'utilité peut être considérée comme le caractère opérationnel, contrôlable et reproductible de l'invention.

L'utilité de l'invention doit être spécifique (une utilité particulière doit être divulguée; il ne suffit pas de donner une indication générique que l'invention peut être « utile » dans un domaine donné)40, pratique (au sens où elle répond à un besoin dans une technique manuelle ou productive)41 et crédible (au sens où elle est étayée par la description d'une manière suffisante pour permettre à la personne versée dans la technique de s'attendre à ce que l'invention soit réalisable et d'être en mesure de la mettre en pratique en en tirant le même avantage que les inventeurs - voir la section 12.08.06).

L'utilité est un aspect essentiel de l'invention, mais il n'est pas nécessaire que l'utilité d'un objet matériel soit explicitement définie dans les revendications42. (Comme une réalisation ou un procédé vise toujours un but particulier, leur utilité est toujours définie dans chaque revendication.) Pour s'appliquer à un mode de réalisation utile, une revendication doit définir l'élément ou la combinaison d'élément inventifs nécessaires au bon fonctionnement de l'invention dans ses finalités recherchées43. Une caractéristique nécessaire au fonctionnement de l'invention, mais qui ne fait pas partie de l'invention elle-même (c.-à-d. dont la présence implicite est comprise par la personne versée dans la technique), n'a pas besoin d'être définie44.

12.08.01 Caractère opérationnel

En termes simples, la condition exigeant de l'invention qu'elle soit opérationnelle indique seulement que l'invention doit fonctionner pour le but recherché.

Dans l'arrêt Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., la Cour suprême a confirmé qu'en droit canadien, il y a absence d'utilité lorsque [Traduction] « l'invention ne fonctionnera pas, soit dans le sens où elle ne fonctionnera pas du tout, soit de manière plus large, dans le sens où elle ne pourra pas faire ce que le mémoire descriptif promet qu'elle fera45 » et que [Traduction] « lorsque les résultats promis sont obtenus conformément aux instructions du mémoire descriptif, l'invention est utile selon l'emploi de ce terme en droit des brevets46 ». Ces affirmations ne faisaient que reprendre une norme depuis longtemps acceptée47 et toujours appliquée48.

Lorsque l'utilité de l'invention est manifeste aux yeux de la personne versée dans la technique et qu'il n'a été promis aucun avantage spécifique tiré de l'invention (par ex., si l'invention est une simplification d'une invention connue),l'utilité manifeste suffit à répondre à la norme exigée.

Cependant, dans le cas où les inventeurs promettent que leur invention apportera des avantages particuliers (par ex., qu'elle améliorera l'exécution ou l'efficience de quelque chose ou qu'elle sera utile dans une finalité jusque là inconnue), c'est effectivement cette utilité particulière que l'invention doit avoir.

Une invention n'a besoin que d'une seule utilisation pour être brevetable. Mais quand plusieurs utilisations sont promises, le demandeur doit être en mesure d'établir chacune d'entre elles. Par exemple, s'il promet qu'une composition sera utile comme médicament, le demandeur doit être en mesure d'établir qu'elle est utile dans le traitement d'au moins une maladie. Toutefois, s'il promet qu'elle sera utile comme médicament pour le traitement de nombreuses maladies, le demandeur doit être en mesure d'établir son utilité [voir les sections 12.08.03 et 12.08.05] pour le traitement de chacune des maladies.

12.08.02 Caractère contrôlable et reproductible

En outre, pour qu'une invention soit jugée avoir une utilité, elle doit être contrôlable et reproductible49. Cela signifie que le résultat recherché doit invariablement suivre la mise en pratique de l'invention. Il faut noter que l'idée selon laquelle le « résultat recherché doit invariablement suivre » peut s'entendre d'un taux de succès acceptable dans une méthode de production de masse donnée de nature répétitive. Par exemple, lorsque dans un domaine particulier, il est universellement reconnu que le taux de succès d'une méthode est limité par un certain seuil ou pourcentage de rejets, le résultat recherché suit invariablement tant que la méthode se situe à l'intérieur de ces paramètres.

Les inventions qui sont le fruit du hasard et qui ne peuvent pas être reproduites de manière fiable sont dénuées d'utilité50. Une invention qui s'appuie sur le jugement ou le raisonnement de l'exécutant est réputée dénuée de reproductibilité et, par conséquent, d'utilité51.

Certains processus mentaux faisant appel à des moyens de vérification et de détection donnent des résultats précis et prévisibles et n'entraînent pas que la réalisation ou le procédé qui s'appuie sur eux soient dénués d'utilité. Dans tous les cas où une personne est appelée à effectuer une interprétation subjective, toutefois, le résultat sera assujetti à des facteurs tels que l'intuition, la créativité, la conjecture et l'approximation, et le résultat ne sera pas contrôlable ou reproductible objectivement.

L'absence de contrôle et de reproductibilité est amplifiée si le jugement subjectif fait appel au système de valeurs, aux croyances, aux intérêts ou aux préférence d'une personne.

12.08.03 Établissement de l'utilité

La Cour suprême a noté dans l'arrêt Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. ( Apotex) :

L'utilité est une composante essentielle de la définition du mot « invention » (Loi sur les brevets, art. 2). Une politique consistant à délivrer le brevet d'abord et à poser des questions plus tard revient à obliger injustement la partie qui attaque la validité du brevet à en établir l'invalidité, sans que le titulaire du brevet n'ait jamais à en établir la validité. À moins que l'inventeur ne soit en mesure d'établir, au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable, l'utilité de l'invention au moment de la demande de brevet, le commissaire est tenu « en droit » de refuser le brevet (Loi sur les brevets, art. 40)52.

L'utilité à laquelle la Cour renvoie dans cet extrait est naturellement celle que les inventeurs ont promise (voir la section 12.08.02).

L'utilité est démontrée quand il a été établi que des modes de réalisation de l'invention fonctionnent réellement pour obtenir les buts promis par les inventeurs. L'utilité peut être établie, par exemple, par la fourniture d'exemples de travail.

L'utilité fait l'objet d'une prédiction valable quand, même s'il n'a pas été établi que des réalisations de l'invention fonctionnaient aux fins promises par les inventeurs, il existe un fondement justifié pour pouvoir prédire cette utilité.

12.08.04 Prédiction valable

Pour qu'une prédiction soit réputée « valable », elle doit répondre au critère exposé dans l'arrêt Apotex, soit remplir les exigences suivantes :

  1. la prédiction doit avoir un fondement factuel;
  2. il doit y avoir un raisonnement clair et « valable » qui permette de déduire du fondement factuel le résultat souhaité;
  3. la divulgation doit être appropriée.

Il est important d'avoir à l'esprit que la « prédiction valable » n'implique pas la certitude. Le terme même de « prédiction » le souligne clairement. Par contre, la Cour suprême a indiqué sans ambiguïté dans l'arrêt Apotex que le monopole du brevet ne doit pas être accordé à de simples spéculations. Par conséquent, dans l'appréciation de l'utilité en fonction de la prédiction valable, il faut bien mettre l'accent sur le caractère « valable » de la prédiction, la question étant de savoir si la prédiction est « valable » ou « spéculative ». Dans l'arrêt Monsanto Co. c. Commissaire des brevets (Monsanto), le juge Pigeon a exprimé l'absence de certitude dans les termes suivants : [Traduction] « [s]i le breveté peut faire une prédiction valable et structurer une revendication qui n'excède pas les limites dans lesquelles la prédiction demeure valable, il a alors le droit de le faire. Naturellement, il prend ainsi le risque qu'un défendeur puisse établir que la prédiction n'est pas valable ou que certains corps visés par les mots qu'il a employés n'ont pas d'utilité ou [...] qu'une promesse qu'il a faite dans son mémoire descriptif est fausse sous un aspect important53 ».

Il convient de mentionner que la doctrine de la prédiction valable est d'application générale dans tous les domaines où la protection du brevet peut être recherchée.

12.08.04a Fondement factuel

L'évaluation du fondement factuel suffisant pour qu'il y ait prédiction valable doit être menée au cas par cas et elle dépendra de facteurs tels que les suivants :

  1. la portée des revendications;
  2. l'état de la technique;
  3. la nature de l'invention et sa prévisibilité
  4. la mesure dans laquelle le demandeur a exploré le domaine revendiqué, par exemple en effectuant des expériences qui fournissent un fondement factuel à l'utilité affirmée.

Il ressort clairement de l'arrêt Apotex que si le fondement factuel peut être fourni par la voie d'exemples, il n'est pas absolument nécessaire qu'il en soit ainsi. Selon les circonstances, il se peut que le fondement factuel ne doive même pas être fourni dans la demande. Par exemple, le fondement factuel pourrait se trouver dans des lois ou des principes scientifiques reconnus, dans des données faisant partie de l'état de la technique et auxquelles renvoie la description ou encore dans des renseignements relevant des connaissances générales courantes de la personne versée dans la technique.

12.08.04b Raisonnement valable

Pour faire passer une prédiction du domaine de la spéculation vers celui de la prédiction « valable », le demandeur doit être en mesure de fournir à la personne versée dans la technique une explication des motifs, sur la base des faits identifiés, de l'état de la technique et de ce que les inventeurs ont découvert par leurs recherches, pour lesquels la totalité de l'objet de l'invention revendiquée peut vraisemblablement produire l'utilité recherchée. Comme le raisonnement valable s'adresse à la personne versée dans la technique, les éléments du raisonnement valable qui seraient évidents par eux-mêmes à la personne versée dans la technique, en raison de ses connaissances générales courantes, n'ont pas besoin d'être divulgués explicitement dans la demande.

Aucun inventeur n'est tenu de comprendre pourquoi son invention fonctionne, mais cela n'atténue en rien la nécessité d'une prédiction valable. Si l'inventeur ne peut élaborer un raisonnement qui établisse valablement le rapport entre le fondement factuel (par ex., ses exemples) et le reste des éléments de ses revendications, il n'a pas droit à toute l'étendue de ses revendications.

Il est impossible de donner des directives exhaustives sur les types de raisonnement dont on pourra établir qu'ils sont « valables ». En bref cependant, le caractère valable d'un raisonnement peut être efficacement apprécié si l'on se demande si la personne versée dans la technique (représentée au cours de l'examen par l'examinateur) accepterait la logique que présente le raisonnement et s'attendrait, par déduction de l'ensemble de la prédiction valable, que l'invention procurera l'utilité recherchée.

12.08.04c Divulgation appropriée

La prescription relative à la divulgation appropriée signifie que la personne versée dans la technique doit, par la voie du seul mémoire descriptif, disposer de suffisamment de renseignements pour comprendre le fondement de la prédiction valable et pour mettre en pratique l'invention revendiquée dans toute sa portée. Les éléments du fondement factuel ou du raisonnement valable qui relèvent des connaissances générales courantes n'ont pas besoin, en général, d'être divulgués. Ceux qui font partie de l'état de la technique pourraient (en fonction des circonstances particulières) être divulgués de manière appropriée par simple renvoi au document qui les contient. Les éléments que les inventeurs sont les seuls à connaître, toutefois, doivent être inclus dans la description elle-même.

12.08.05 Date pertinente

La demandeur doit être en mesure d'établir l'utilité de son invention au plus tard à la date de dépôt. Par conséquent, le fondement factuel sur lequel repose la démonstration ou la prédiction valable doit nécessairement exister à la date de dépôt. De même, si le demandeur entend s'appuyer sur une prédiction valable, le raisonnement clair et valable visé à la section 12.08.04 doit aussi exister à la date de dépôt. Pour reprendre les propos du juge Binnie dans l'arrêt Apotex, « [à] mon avis, il ne suffit pas non plus que le titulaire du brevet soit en mesure d'étayer ses spéculations au moyen d'une preuve postérieure à la délivrance du brevet et de transformer ainsi du plomb en or54 ».

Dans le cas où le demandeur revendique une date de priorité, sa revendication n'est valide que dans la mesure où le document ou les documents justificatifs sont suffisants pour établir l'utilité de l'invention. Bien que le demandeur soit autorisé à ajouter un objet non inclus dans le(s) document(s) de priorité de la demande telle qu'elle a été déposée, lorsque cet objet est nécessaire pour établir l'utilité d'une réalisation de l'invention, ce mode de réalisation ne bénéficie pas de la date de priorité.

12.08.06 Suffisance de la description

Comme il ressort de l'examen qui précède, la question de l'utilité est étroitement associée à la question de la divulgation appropriée (c.-à-d. à la suffisance de la description). Comme la Cour suprême l'a noté dans l'arrêt Apotex, « [l]a divulgation est le prix à payer pour obtenir le précieux droit de propriété exclusif qui est une création de la Loi sur les brevets55 ».

Le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets prévoit notamment que le mémoire descriptif doit « décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur ». Le président Thorson a résumé les exigences du mémoire descriptif en matière de suffisance dans la décision Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd.,56 et décrit ensuite la [Traduction] « charge de la divulgation » comme étant [Traduction] « lourde et exigeante57 ».

[Traduction] La description doit être correcte, ce qui signifie à la fois claire et précise. Elle doit être dénuée de toute obscurité ou ambiguïté évitable et doit être aussi simple et précise que la difficulté de la description le permet. Elle ne doit pas contenir d'affirmations erronées ou trompeuses visant à tromper ou induire en erreur les personnes auxquelles s'adresse le mémoire descriptif ni à leur rendre difficile, sans essais ou expérimentation, l'intelligence du mode de fonctionnement de l'invention. Elle ne doit pas, par exemple, enseigner l'utilisation d'autres méthodes de mise en pratique de l'invention alors qu'une seule est susceptible d'être mise en pratique, même si les personnes versées dans la technique choisiraient vraisemblablement la méthode susceptible d'être mise en pratique. La description de l'invention doit également être complète; cela signifie que sa portée doit être définie, car rien de ce qui n'a pas été décrit ne peut être revendiqué validement58 ».

Comme il a été noté à la section 12.08.04c, la description doit comporter suffisamment de renseignements pour étayer une prédiction valable de l'utilité de l'invention. De plus, elle doit exposer l'invention de telle manière qu'une personne versée dans la technique puisse la mettre en pratique en se reportant uniquement à la description elle-même et aux connaissances générales courantes.

Dans l'arrêt Consolboard, le juge Dickson a noté que [Traduction] « l'inventeur doit, en contrepartie de l'octroi du brevet, fournir au public une description adéquate de l'invention comportant des détails assez complets et précis pour qu'un ouvrier, versé dans la technique auquel l'invention appartient, puisse construire ou exploiter l'invention après la fin du monopole59 ». La description doit être en mesure de répondre aux questions suivantes : « En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-telle? 60 » de façon à ce que [Traduction] « une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande61 ».

La description suffisante pour permettre au public (sous la forme de la personne versée dans la technique) de mettre l'invention en pratique avec le même succès que l'invention est désignée comme une description permettant la réalisation. Comme la personne versée dans la technique est la destinataire de la description, il n'est pas nécessaire de divulguer exhaustivement les connaissances courantes ni d'enseigner à la personne versée dans la technique des choses qui lui seraient absolument évidentes62.

Il faut se rappeler que le mémoire descriptif doit être suffisant pour permettre la mise en pratique de l'invention revendiquée dans toute son envergure, sans qu'il soit nécessaire à la personne versée dans la technique d'exercer son ingéniosité inventive. Si la personne versée dans la technique est appelée à résoudre des problèmes qui font appel à la présence d'une activité inventive, la description est insuffisante (et les revendications correspondantes ne sont pas étayées)63. L'obligation du titulaire de brevet en matière de divulgation appropriée, en ce sens, a été décrite comme suit dans la décision Rice c. Christiani & Nielsen :

[Traduction] [i]l doit rédiger son mémoire descriptif de telle manière que la personne possédant des connaissances professionnelles du domaine d'activité visé [...] sera en mesure de se faire une idée du rapport entre l'invention et les connaissances existantes dans le domaine d'activité, sans exiger que cette personne fasse des travaux expérimentaux pour découvrir comment l'invention peut être mise en œuvre. Le breveté doit exposer ouvertement tout ce qui est nécessaire pour l'obtention facile et certaine du bien à l'égard duquel le brevet a été conféré. Le breveté ne doit pas dire à autrui de réaliser une expérimentation, mais doit lui dire comment le faire64 ».

12.09 Rapports du Bureau des brevets sur l'utilité

Dans le cas où un examinateur est justifié de croire qu'un demandeur n'est pas en mesure d'établir l'utilité de son invention, dans le cas où le demandeur a cherché à établir l'utilité de son invention de manière défectueuse ou dans le cas où il existe des éléments de preuve de l'inutilité, une objection sera soulevée. La nature de l'objection dépendra du défaut particulier et devrait servir à communiquer la gravité du défaut appréhendé.

Si le défaut appréhendé dans la revendication concerne la portée (par ex., l'invention a été revendiquée plus largement que la description ne semble l'étayer de sorte que la totalité de l'objet revendiqué ne semble pas avoir l'utilité promise), une objection peut être formulée en vertu de l'article 84 des Règles sur les brevets au motif de l'absence d'une pleine divulgation.

Cette objection pourrait être soulevée, par exemple, parce qu'un élément de l'invention (un élément « essentiel ») n'a pas été défini dans la revendication.

De même, quand il ne semble pas y avoir de prédiction valable pour fonder l'utilité de la portée globale de la revendication, de sorte que la description ne semble pas « étayer complètement » la revendication dans toute sa portée, une objection fondée sur l'article 84 des Règles sur les brevets est indiquée.

Les objections fondées sur l'article 84 des Règles sur les brevets suggèrent que l'examinateur considère qu'il s'agit d'un défaut dans la portée de la revendication, qui peut être corrigé par une modification. Toutefois, si le demandeur refuse d'apporter la modification, il affirme en fait que la revendication, dans la totalité de sa portée, est son invention. Dan un tel cas, des objections au motif de l'absence d'utilité (en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets) et de l'insuffisance de la divulgation (en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets) pourraient être soulevées dans un rapport suivant.

L'article 2 de la Loi sur les brevets exige de l'invention qu'elle soit utile. Lorsqu'un examinateur est fondé de croire que l'invention, telle qu'elle est revendiquée, est dénuée d'utilité et que l'objet n'est pas de la nature décrite ci-dessus en rapport avec l'article 84 des Règles sur les brevets, il soulèvera une objection fondée sur l'article 2 de la Loi sur les brevets.

Dans l'arrêt Monsanto c. Commissaire des brevets, il a été noté que l'inutilité ne devrait être alléguée que s'il existe des éléments de preuve l'établissant ou si une argumentation raisonnée établit la raison pour laquelle la prédiction valable d'utilité du demandeur présente un défaut65. L'objection fondée sur le défaut de la prédiction valable doit être étayée par des faits suffisants et par un raisonnement qui réfute la prétention du demandeur. Le demandeur doit recevoir de l'examinateur une argumentation suffisamment claire pour qu'il soit en mesure de répondre de manière éclairée aux préoccupations soulevées par l'examinateur.

Si le défaut appréhendé consiste en ce que le mémoire descriptif, au regard du critère exposé dans l'arrêt Apotex, est insuffisant pour étayer une prédiction valable, il faut le communiquer clairement. Dans le cas où il apparaît que le défaut repose sur l'absence de fondement factuel ou de raisonnement (qu'il s'agisse de la divulgation explicite ou des connaissances générales courantes de la personne versée dans la technique), l'« argumentation raisonnée » peut consister simplement à identifier ces omissions apparentes. Dans ces cas, l'objection à l'encontre des revendications en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets devrait être accompagnée d'une objection à l'encontre de la description en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets.

À l'inverse, même lorsque le demandeur a établi et/ou prédit valablement l'utilité de son invention, il se peut qu'il y ait un fondement (un fondement factuel comme des données dans l'état de la technique, la non-conformité à une loi scientifique, etc.) pour prétendre à l'inutilité à l'égard de quelque mode de réalisation de l'invention. Dans le cas où un tel fondement peut être identifié, même à l'égard d'un seul mode de réalisation d'une revendication large, on peut soulever une objection à l'encontre de la revendication sur la base de l'absence d'utilité.

Il convient de noter que la preuve de l'inutilité peut être établie en tout temps. Aucune disposition n'exige que la preuve de l'inutilité existe à la date de revendication de la demande.

À l'occasion, l'examinateur peut être en présence d'une invention alléguée qui contredit des principes scientifiques connus. À moins que le bon fonctionnement de l'invention puisse être établi par une démonstration, les revendications définissant l'invention sont rejetées sur la base de l'absence d'utilité et la description, sur la base de l'absence de divulgation appropriée66. Selon la nature de l'invention, il peut être utile de demander que soit fourni un modèle de travail de l'invention, conformément à l'article 38 de la Loi sur les brevets.

Exemple :

  1. Une demande divulgue un bâton de golf portant sur sa face une configuration de motifs qui, dit-on, améliore la trajectoire d'une balle frappée par ce bâton.
    • La revendication:
      1. Un bâton de golf ayant une surface de frappe adaptée avec un design comportant [détails du design].
    • Analyse :
      • la question pour savoir si le bâton est brevetable ou non porte sur le fait que l'invention fournit ou non l'utilité promise d'améliorer la trajectoire d'une balle frappée par ledit bâton. Si, dans la demande, aucun fondement ne permet de conclure que l'utilité promise a été établie par le biais d'une démonstration, il sera compris que le demandeur a tenté d'établir l'utilité par le biais d'une prédiction valable. Dans ce cas, il faut que l'inventeur fournisse, pour appuyer sa revendication, une explication correcte de la raison pour laquelle la conception mènera de façon contrôlée et reproductible à une amélioration de la trajectoire. Si le demandeur ne peut établir l'utilité de sa conception améliorée du bâton de golf, la revendication serait rejetée pour le motif qu'elle ne se distingue de l'état de la technique que par une caractéristique esthétique. [Voir la section 12.06.01]